从方法论的视角看专利无效宣告请求（下）

Amethodological review on patent invalidation request

文/王增鑫 闵磊 北京市立方律师事务所

                                                          ——引自《中国知识产权》中文版2014年7月第89期

三、专利无效宣告请求的策略及其运用方法
在分析被请求案的过程中，代理人应渐进论证各条专利无效请求理由与被请求案相结合的可行性，确定最为有利的理由（必要时结合初步证据），进一步尽可能多地确定其它可以起辅助作用的从属理由，每条无效请求理由即为一条轴线，以此为基础展开整个无效宣告请求具体实施方案的制定，包括各种理由的优先次序和穿插关系的确定、证据的检索和运用方法、庭审的应变方案等[1]。
（一）多线并行，攻其不备
通常，提起无效宣告请求时，应当包含多条专利无效请求轴线，确定对自己最为有利的一条作为庭审时的主轴，以引导合议组和专利权人按照请求人的预定思路展开辩论。当主轴线被击溃时，应有其它辅助轴线加以支持，以便请求人继续控制庭审思路的主导权，达到影响合议组和专利权人思路的目的，最大程度地避免请求人自身陷于准备不足的不利境地。
在一项专利无效宣告请求中设计多条轴线，还可以起到声东击西的效果。利用书面材料对多条轴线之间的重要性进行混淆，彰显次要轴线，隐藏主轴线，松懈专利权人，而在口审时则显露主轴线，出其不意，直攻要害[2]。在京信公司无效美国安德鲁公司的系列案件中，请求人充分运用了这一策略。安德鲁公司题为“天线控制系统”的系列专利，先以母案ZL95196544.1进入中国，后通过分案分离出另外四件同名专利，先后均被授权。
【案例四】
2006年11月29日，请求人吴慧瑛针对专利号为95196544.1（母案）、名称为“天线控制系统”(下称涉案专利)、专利权人为安德鲁公司的发明专利，以涉案专利不符合《专利法实施细则》第二十条第一款（旧法）以及《专利法》第二十六条第四款、第二十二条第二款等理由向专利复审委提出无效宣告请求。经审查后，专利复审委作出第10009号决定[3]，以权利要求14至24不符合《专利法》实施细则第二十条第一款为由，宣告涉案专利部分无效后经北京市高级人民法院撤销该决定，专利复审委员会重新进行审理。2009年10月28日，专利复审委作出第14048号决定[4]，以权利要求14至24不符合《专利法》第二十六条第四款的规定为由宣告涉案专利部分无效（请求人期望无效的目标权利要求），后该决定经北京市高级法院维持。
可见，该案经过两轮无效宣告程序，及后续的完整行政诉讼程序，第一轮中专利复审委以《专利法实施细则》第二十条第一款为由作出无效宣告请求决定，但因专利复审委员会适法不当而遭法院驳回，第二轮重审时，请求人突出适用的理由，专利复审委员会调整适用的法律，以《专利法》第二十六条第四款加以适用，并陆续得到两审法院的支持，请求方获得全案完胜的战果。2011年，该案被评为全国十大无效案件之一，官方在其新闻稿[5]中指出：“本案的审查及相关诉讼程序得到了中国内地及中国香港多家媒体的极大关注，有效提升了广大社会公众对我国专利复审无效审查制度的认识，对我国企业在全球范围内打破专利壁垒提供了经验支持”。
由此可见，无效宣告请求中组合多项无效宣告请求理由，多线并行，多管齐下，较为保险，但应是在详细分析了被请求专利和所用证据之后做出的合理采用，不可援引失据，也不可乱搬乱套。
（二）巧辟蹊径，直攻要害
具有技术原创性的外国申请，通常通过《巴黎公约》和/或《专利合作条约》的途径进入其它国家，包括中国。例如前述安德鲁公司的系列专利至少进入了美国、中国、巴西、欧洲等国家/地区进行专利申请。这种情况下，在后申请必然会主张原始申请的优先权。有时，一件在后申请会主张多件在先申请的优先权，在优先权日与申请日之间便构成了时间上的空窗期。空窗期的存在，为无效请求策略的制定提供了入口。重视这一空窗期，确认并利用被请求案对优先权的误用，有助于进行证据检索和制定独特的请求策略。
根据《审查指南2010》关于优先权核实的一般原则部分[6]，只要某件在先申请未涵盖在后申请所要求保护的权利要求的全部技术特征，则在后申请的该权利要求便不能主张该在先申请的优先权。这种情况下，在后申请的优先权主张尽管形式上成立，但实质上可经专利复审委员会核实后确认该优先权并不成立。优先权主张一旦被推翻，则在后申请所主张的优先权日也得不到支持，由此也将影响空窗期的实际时间跨度。
常见的错误主张优先权且导致在后申请的空窗期发生变化的情形如下：
（1）在后申请主张了单件在先申请的优先权，但在后申请所要求保护的权利要求的所有技术特征只有部分出现在其所主张的单件在先申请中，这种情况下在后申请的该权利要求所主张的优先权不成立。
（2）在后申请主张了申请日相同或不同的多件在先申请的优先权，但没有一件在先申请涵盖了在后申请所要求保护的权利要求的所有技术特征，这种情况下在后申请的该权利要求所主张的所有优先权均不成立。
（3）在后申请主张了申请日不同的多件在先申请的优先权，但有至少一件在先申请并未涵盖在后申请所要求保护的权利要求的所有技术特征，这种情况下在后申请的该权利要求所主张的该件未涵盖所有技术特征的在先申请的优先权不成立。
以上便是误用优先权的并导致在后申请的空窗期隐含先天缺陷的几种情形。无效宣告请求中，请求人可对照上述情形，利用被请求案的专利公告文本与作为其优先权基础的在先申请的专利申请文件进行比对分析，从而做出在后申请的权利要求的优先权主张是否成立的预判，以期完全消除或缩短在后申请的空窗期，扩展证据检索的时间跨度，为找到更有力的证据创造机会。
通过缩短空窗期的时间跨度，可以为证据检索范围争取到更接近被请求案的申请日的一段时间，而与被请求案申请日越接近的文献，其所揭示的技术方案（特征）与被请求案的技术方案（特征）的近似度就越高，理论上对被请求案的威胁就越大。以下请参阅京信公司与安德鲁公司系列专利纠纷案件中天线控制系统分案的案例：
【案例五】前述的京信与安德鲁系列案件中，其分案（被请求案）之一，发明名称：天线控制系统；专利号：02118420.8。该案随其母案主张两份新西兰的申请的优先权，两份申请的公告号分别为（1）NZ264864与（2）NZ272778，申请日分别为（1）1994年11月4日与（2）1995年8月15日。形式上，被请求案的优先权日可以追溯到最早的优先权日，即1994年11月4日。
请求人检索到的部分证据如下：
证据1为专利文献：WO9510862，A VARIABLE DIFFERENTIAL PHASESHIFTER（可变差分相位移相器），公开日：1995年4月20日，与被请求案为同一申请人，但公开日落在被请求案的两项优先权的申请日之间，故需核实被请求案的优先权。
证据2为1991年发表的科技论文，公开一种蜂窝通信天线微带基站[7]。
请求人通过比对发现，被请求案最早的优先权申请中，并未包含独立权利要求中的“控制器”这一技术特征，根据《审查指南2010》关于优先权核实的相关规定[8]，被请求案优先权日不能主张最早的优先权申请（1）NZ264864的申请日，而至多应被推迟至优先权申请（2）NZ272778的申请日。根据这一准确预判，请求人缩短了被请求案的空窗期，果断引入证据1，用于评价独立权利要求1的创造性。
合议组采信请求人的上述以及随附的后续主张，从而作出审查决定[9]，宣告被请求案全部权利要求无效。专利权人随后启动行政诉讼程序，先后经两审终审，均败北而归。与被请求案相关的专利侵权民事诉讼自然不攻自破，京信公司在本案中完胜。
案例五显然是对缩短被请求案的空窗期的最好诠释。 “优先权原则源自1883年签订的《保护工业产权巴黎公约》，目的是为了便于缔约国国民在其本国提出专利或者商标申请后向其他缔约国提出申请”[10]。然而，不合理地设置优先权、随意穿插递交内容相近的专利申请，最终可能搬起石头砸自己的脚。
（三）以子之矛，攻子之盾
一件授权专利的撰写质量和申请策略，也在一定程度上决定了专利的稳定性[11]。
1、专利申请撰写质量不佳所导致的自相矛盾
撰写质量不佳的专利，特别是存在技术方案前后矛盾的专利，有两方面的弊端，一方面由于其技术方案本身模棱两可，往往很难直接找到可以将之无效的证据；另一方面虽可动用如《专利法》第二十六条第三、四款之类的形式条款加以无效，但合议组却往往难以把握尺度从而使请求人无法对合议组即将作出的决定进行合理预期。
【案例六】被请求案专利号：ZL200420104960.4，发明名称：鼠标功能状态记录显示装置，专利权人：张原荣。请求人东莞宏笙电子有限公司经分析发现被请求案权利要求1、5不符合专利法第26条第3款的规定，具体为：
（1）在图1A中，有线鼠标微处理器与万用总线控制单元之间通过有线鼠标感测影像处理器相连接，而图1B显示的连接关系说明有线鼠标微处理器与万用总线控制单元是直接电性连接的，这是前后矛盾的。且图1B的电路图中，显示单元的两个二极管D1和D2是直接与鼠标感测影像处理器（包含于U3）电性连接的，而非权利要求书、说明书、图1A和图2中的显示单元与有线鼠标微处理器电性连接的关系。
（2）权利要求1和5中均涉及“鼠标感测影像处理器（34、12）”，但本专利说明书没有对该特征做出任何解释，本领域技术人员无法知道该特征在该技术方案中起到何种作用，以及与其它部件之间存在何种联系。
由此请求人认为被请求案整体逻辑混乱，根据《专利法》第二十六条第三款的规定，说明书应当清楚地记载发明或者实用新型的技术方案，详细地描述实现发明或者实用新型的具体实施方式，完整地公开对于理解和实现发明或者实用新型必不可少的技术内容，达到所属技术领域的技术人员能够实现该发明或者实用新型的程度，而被请求案显然不符合该款规定，故请求专利复审委员会宣告被请求案全部权利要求无效。
尽管在后续专利复审委员会作出的第13159号无效宣告请求审查决定[12]中，并未支持请求人的这一主张，然而，当事各方对本案仍存有争议，请求人未继续行政诉讼的法律救济途径，致本案无司法上的定论。但是，毫无疑问，本案的申请文件无可辩驳地存在多处自相矛盾的描述，利用这些自相矛盾制定无效宣告请求策略，也是专利无效宣告请求应具备的思路之一。
【案例七】作为得不到合议组支持的案例六的反例，阿托伐他汀无效宣告请求案[13]也以专利法第二十六条第三款为理由，以说明书的自相矛盾事实为依据，成功无效辉瑞公司的子公司沃尼尔·朗伯公司所持有的ZL 96195564.3号专利。
2、不确当的专利申请策略埋下的本可避免的隐患
案例五安德鲁公司系列专利中的分案（ZL02118420.8）的无效宣告请求一案中，请求人所引用的证据1[14]，也与该案例的被请求案为同一专利权人即安德鲁公司持有。正因安德鲁公司未注意到其被请求案的优先权主张得不到实质支持以及未注意到证据1的公开时间落在被请求案的空窗期内这一问题，最终导致被请求案被成功无效。因此，犹如案例五，利用专利权人在系列专利申请阶段埋下的隐患，用专利权人自身的专利文献攻击专利权人的涉案专利，某种意义上，也适用以子这矛、攻子之盾的请求策略，同理可资借鉴。
（四）他山之石，可以攻玉
随着全球化的步伐加速，企业的专利布局所涉地域范围也越来越广，不管是国外企业还是国内企业，同一专利进入多个国家或地区进行同步申请已非常普遍。虽然各国专利审查标准不一，终究大同小异，因此，针对同一发明创造，一个国家的审查可能影响到另一国家的审查，是不争且可预期的事实。尤其是“专利审查高速公路[15]”建立之后，这种现象将越来越直观。
专利经授权公告后，后续可能发生的审查只能被后置于无效宣告程序中，因而，无效宣告请求人无形中担任了公众审查员的角色。是故，对于在多个国家进行申请的同一发明创造的专利家族[16]的成员而言，在发起无效宣告请求时，除了可以运用其他策略对被请求案发难外，还可根据上述原理，查寻与被请求案相关的专利家族成员在相应国家的法律状态，以及获取这些成员在各国的中间审查过程文件，在其中发现有利的证据加以利用，同样可以起到事半功倍的作用。
前述案例一可变相位移相器案，经过两轮专利无效宣告请求程序，在第一轮无效宣告请求程序中，请求人主张被请求案权利要求1中平行导体上存在的氧化物涂层耦合表面的设置为公知常识[17]并论述其理由。但由于请求人并未能在法定时间内获得支撑该主张的有效证据，故而该主张未能获得专利复审委员会的认同。请求人后续调阅了欧洲专利局审查中间过程文档，文档揭示欧洲专利局审查员在其审查意见中指出在金属铝表面涂覆氧化物涂层使其具有耐腐蚀、耐摩擦从而防止平行导体之间的相互调制的作用是为公知常识。而申请人收到该审查意见后，遂放弃对该审查意见的答辩，该案在欧洲专利局知难而退。基于这一事实的启发，请求人确信公知常识证据的存在，于是继续检索证据，经过不断努力，终于发现与该所称的公知常识相关的WO97/46738A1号PCT国际申请文献（证据2，公开日：1997年12月11日）。请求人从而发起第二轮专利无效宣告请求，最终专利复审委员会在2014年2月26日作出的无效宣告请求决定书[18]中宣告被请求案的全部权利要求无效。在该决定书的决定要点中记载有“如果权利要求请求保护的技术方案和对比文件相比存在区别特征，然而所述区别特征的一部分属于公知常识，其余部分在另一篇对比文件中被公开，现有技术整体上给出了解决重新确定的技术问题的技术启示，则该权利要求相对于两篇对比文件与公知常识的结合不具有突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备创造性”。
前述案例五天线控制系统分案中，由于新西兰的两份优先权申请为该国的临时说明书[19]，而该国未通过网站之类的公开途径提供临时说明书的专利文献，并且经向该国专利主管机关咨询，该国为临时说明书的专利文献副本的获取设置了多重不便于外国人操作的障碍。所幸的是，请求人通过比对欧洲专利局的审查过程中间文件发现该局已经调取了两份优先权基础的原始申请的全部文件，因此直接加以使用，对被请求案的优先权主张是否成立进行准确的预判，获得柳暗花明的收效。
由以上两个案例可知，各国对同一发明创造做出不同的审查结果，有专利法异同的客观因素，也有审查员的人为主观因素，其成因不能一概而论。但是，一个国家对同一发明创造所做出的审查意见，对其他国家的无效宣告请求的借鉴作用却不容否定。前述案例一中，受欧专局的审查意见启发而获取的证据2在第二轮无效宣告请求中发生了实质性的影响；案例五中，欧专局中间过程文件所留存的两份优先权基础文件对该无效宣告请求案的影响也是决定性的。由此可见，对于相同发明创造而言，其他国家的专利主管机关所作出的审查意见，对评价本国专利稳定性具有不容否定的借鉴作用。
综观上述四点无效宣告请求策略，其运用不应脱离证据检索过程中所运用的思维导向，运用者宜将证据检索思维导向与无效宣告请求策略相渗透进行，以期相辅相成、相得益彰。证据检索思维导向是无效宣告请求策略的基础，而无效宣告请求策略则是证据检索思维导向的更高位阶的指引。证据检索的结果影响到请求策略的运用，而请求策略的运用又进一步规整证据检索过程。总之，证据检索思维导向与无效宣告请求策略是无效宣告请求案件的两个不可相互孤立的环节，无效宣告请求的成功与否，除被请求案的权利要求所要求保护的技术方案确属重大的发明创造之外，很大程度上取决于该两个环节的契合程度，灵活运用证据检索思维导向和无效宣告请求策略将大大提高无效宣告请求的成功率。
四、结语
本文介绍了专利无效宣告程序所运用的法定理由及其所经不同阶段，进而介绍如何通过构建无效宣告请求的证据检索思维架构，并详细介绍各种无效宣告请求策略及其运用方法，尤其是结合了一些笔者实践中经历的案例进行介绍，是从方法论的视角对如何处理专利无效宣告请求的一种尝试性探索，愿与业内精英共同探讨。

参阅：从方法论的视角看专利无效宣告请求（上）

[1] 同达恒信，《专利权无效宣告常用策略简介》，http://www.tongdaxinheng.com/cn/studyds.asp?rstid=2579&id=495，引用日期：2014年2月25日

[2] 同达恒信，《专利权无效宣告常用策略简介》，http://www.tongdaxinheng.com/cn/studyds.asp?rstid=2579&id=495，引用日期：2014年2月25日

[3] 专利复审委员会，第10009号专利无效宣告请求审查决定，http://app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp?jdh=WX10009&lx=2007/WX10009，决定日：2007年6月14日

[4] 专利复审委员会，第14048号专利无效宣告请求决定，http://app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp?jdh=WX14048&lx=2009/WX14048，决定日：2009年10月19日

[5] 国家知识产权局，http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2012/201204/t20120416_670902.html，引用日期：2014年2月25日

[6] 国家知识产权局，专利审查指南2010[M] . 北京：知识产权出版社，2010：第二部分第八章4.6.2

[7] Strickland, Microstrip Base Station for Antennas for CellularCommunications, 1991，IEEE

[8] 国家知识产权局，审查指南2010[M] . 北京：知识产权出版社，2010：第二部分第八章4.6.2.2

[9] 专利复审委员会，第18553号无效宣告审查决定，决定日：2012年5月31日

[10] 专利优先权，百度百科，http://baike.baidu.com，引用日期：2014年2月26日

[11] 李浩成，影响发明和实用新型专利权稳定性的实质因素，政法论丛，2008年2月第1期

[12] 专利复审委员会，第13159号无效宣告请求审查决定书，http://app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp?jdh=WX13159&lx=2009/WX13159，引用日期：2014年2月27日

[13] 李亚林，阿托伐他汀无效宣告请求案评析，中国知识产权报，2013年6月19日

[14] WO9510862，A VARIABLEDIFFERENTIAL PHASE SHIFTER（可变差分相位移相器），公开日：1995年4月20日

[15] 专利审查高速公路（PatentProsecution Highway，PPH）是指，申请人提交首次申请的专利局（OFF）认为该申请的至少一项或多项权利要求可授权，只要相关后续申请满足一定条件，包括首次申请和后续申请的权利要求充分对应、OFF工作结果可被后续申请的专利局（OSF）获得等，申请人即可以OFF的工作结果为基础，请求OSF加快审查后续申请。《专利审查与指南》第2版，杜建军，知识产权出版社，2011年7月

[16] 专利家族，wikipedia.org，引用日期：2014年2月27日

[17] 专利复审委员会，第12783号无效宣告请求审查决定书，，决定日：2008年12月21日

[18] 专利复审委员会，第22162号无效宣告请求审查决定书，决定日：2014年2月26日

[19] 新西兰专利局，Provisional Specification（临时说明书），，引用日期：2014年2月27日

(出处: 思博网)