以“广州蕉叶诉杭州蕉叶案”浅谈确认不侵犯注册商标专用权的几点法律意见

作者：董咏宜、温旭，广东三环汇华律师事务所 律师

    【案件当事人】
    原告（被上诉人）：广州蕉叶饮食服务有限公司(简称“广州蕉叶”)
    被告（上诉人）：杭州蕉叶餐饮管理有限公司（简称“杭州蕉叶”）
 
    【案件简要过程】
    杭州蕉叶餐饮管理有限公司是涉案的第1459310号‘ ’商标被许可使用权人，于2008年8月在上海市第一中级人民法院起诉广州蕉叶饮食服务有限公司上海分公司（简称“广州蕉叶上海分公司”）侵犯其注册商标专用权（具体指上海时代广场店的使用行为），因广州蕉叶上海分公司没有独立的法人主体资格，追加广州蕉叶饮食服务有限公司为本案的被告，后因双方协商和解，杭州蕉叶撤诉。
    双方最后协商不成，广州蕉叶以“其在先使用‘蕉叶’企业字号及相关服务标识，不构成对他人的注册商标的侵权，而杭州蕉叶起诉又撤诉的行为严重影响其正常经营”为由于2010年3月在广州市天河区人民法院起诉杭州蕉叶要求法院确认其不侵犯杭州蕉叶的注册商标专用权。

    【两审法院认定的事实】
    广州市东山区蕉叶风味屋(简称“蕉叶风味屋”)由原告法定代表人罗定民与案外人刘肇城共同投资经营，于1997年11月20日登记成立，法定代表人为刘肇城，经营地址在广州市东山区(现越秀区)麓湖路8号首层，经营范固为东南亚风味菜式，行业类型为餐饮业。1998年5月14日，刘肇城因涉及刑事案件而下落不明。1999年6月15日，广州市环境监理所出具证明“请有关部门给予原‘蕉叶风味屋’办理‘更名’和‘更换法人代表’等手续”。同月，蕉叶风味屋向广州市公安消防局提出申请，内容有“原蕉叶风味屋因租约合同期至1999年6月30日已满，为繁荣市场，现拟重组合伙人签约租用该场地，继续营业，经股东商议拟: 1、原蕉叶风味屋更名为广州蕉叶饮食服务有限公司； 2、原法人刘肇城更改为罗定民；3、原生产经营场地不变”，广州市公安局“同意办理更名及更改法人等手续……”。
    原告于1999年8月26日登记成立(其中企业名称于1999午7月19日被预先核准),现注册地址为广州市天河区天河北路28号时代广场2楼，注册资本人民币50万元，经营范围包括制售泰国餐，初始股东为罗定民等。2O00年8月18日原告世贸分店成立，经营场所在广州市越秀区环市东路世贸中心大厦裙楼第五层，负责人为罗定民。2002年7月23日，原告广视分店成立，经营场所在广州市越秀区麓湖路8号广视宾馆首层，负责人为罗定民; 2003年3月27日，原告上海分公司成立，经营地址在上海市卢湾区淮海中路283号香港广场4F，负责人为林盛安。
    第1949418号 注册注册人为原告，注册地址在广东广州市麓湖路8号广视宾馆首层，申请日期为2001年5月18日，经核准的有效期从2002年10月7日至2012年10月6日，核定服务项目第42类。原告在其店铺内、招牌、餐巾、菜单等上使用标识 。原告法定代表人罗定民和原告先后获得业内的奖项和全国媒体的广泛报道的事实。
    被告登记成立于2006年11月1日，注册资本人民币50万元，经营范围包括服务:餐饮管理、企业管理咨询、企业形象策划、图文设计。第1459310号" "(咖喱屋、"CURRY HOUSE"放弃专用权)商标的申请日为1999年7月12日，初审公告日为2000午7月14日，注册公告日为2000午10月14日，原注册人为蕉叶咖喱屋，2007年3月14日经核准被转让给亚洲蕉叶饮食集团有限公司(简称亚洲蕉叶)，有效期经核准续展至2020年10月13日，核定服务项目为第42类的餐厅、自助食堂、快餐馆、自助餐馆。原告于2000午10月9日对第1459310号商标提出异议，国家工商行政管理总局商标局(2003 )商标异字第01353号裁定书认为“被异议人为香港注册成立的公司，其与被异议商标的主体特征相同的‘蕉叶Banana Leaf及图’商标(编号199508120)在香港于1993年12月1日登记注册于餐饮业及其咖喱屋食品等商品上，因此被异议人申请注册被异议商标并非对异议人‘蕉叶风味屋及图’商标的抄袭”，从而裁定异议理由不成立，核准第1459310号商标 注册。被告与亚洲蕉叶于2007年10月10日签订《注册商标使用许可合同》，亚洲蕉叶许可被告在中国范围内(不包括香港、澳门、台湾)独占使用第1459310号商标，许可合同的有效期限为自双方在合同上签字盖章之日起的8年。根据《注册商标使用许可合同》，被告一旦发现任何上述侵权行为，有权单独对侵权者提起诉讼或采取其他相关法律行动，参与相关法律诉讼，在诉讼中提出、承认、修改或撤销诉讼请求。诉讼中提出、承认、修改或撤销诉讼请求。
    2008年8月被告向上海市第一中级人民法院(简称上海一中院)起诉原告上海分公司擅自在其餐馆门口店牌广告、宣传手册、包装袋、餐牌、餐巾纸、毛巾、员工工服、员工工号牌上使用的“蕉叶”中英大组合与其第1459310号商标 相近似，导致相关公众误认，侵犯共商标专用权，案号（2008)沪一中民五(知)初字第278号，在该案诉讼中，被告申请追加原告为该案共同被告并被上海一中院准许。2009年7月14日，上海一中院以(2008)沪一中民五(知)初字第278号民事裁定书裁定准许本案被告撤回该案的起诉。本案被告提交本案原告代理人在(2008)沪一中民五(知)初字第278号案审理期间传真的调解方案一份以证明原告及其上海分公司要求和解并明确向法官表示不再以被告所指控侵权的方式使用商标、在今后的经营中对其所用标识规范使用，在此情况下，被告才撤回了诉讼，并非被告理亏而撒诉，表明双方的争议己理清，不存在原告所称的“权利不稳固的状态”。原告认为该调解方案与本案无关，根据最高人民法院的证据规则，一方在调解中所做的让步不能作为证据使用。原被告确认在(2008）沪一申民五(知)初字第278号案中，被告指控的原告上海分公司所使用的标识样式为 。
    另查，被告于2009年12月17日向上海市浦东新区人民法院(简称浦东法院)起诉上海金蒜头餐饮有限公司(简称上海金蒜头)在广告、店招、员工工服、标牌、菜单、毛巾、包装袋等上印制的 商标标识侵犯其第1459310号商标专用权，浦东法院于2010年8月18日作出(2009)浦民三(知)初字第543号民事判决书，上海金蒜头对该判决不服上诉至上海市一中院，案号为(2010)沪一中民五(知)终字第234号，上海一中院于2010年12月22日作出(2010)沪一中民五(知)终字第234号民事调解书，现该民事调解书已经发生法律效力。再查，上海金蒜头与原告存在资本等关联关系。

    【法院裁判要旨】
    一审法院，裁判要旨，归纳如下；本案属于请求确认不侵犯知识产权诉讼，是制约权利人滥用权利或敦促权利人及时行使权利的补救性诉讼，目的是使相关民事主体主动行使诉讼权利，以排除自己是否侵犯他人知识产权处于不确定状态的干扰。首先，虽然被告辩称其在(2008)沪一中民五(知)初字第278号(简称278号案)案中指控侵权的对象仅限于原告上海分公司并不涉及原告，但是，原告上海分公司并非独立法人，其使用的涉案标识的权利来源于原告，一旦被告在278号案中的侵权指控成立，承担侵权责任的主体则为原告，即被告起诉的278号案将导致原告面临承担侵权责任的危险而无法正常使用涉案标识，其后被告撤回该案起诉的行为使被告与原告的侵权关系在法律上仍然处于不确定状态，原告使用涉案标识是否合法仍不确定，影响了原告的正常经营秩序。其次，被告辩称其起诉上海金蒜头的(2008)浦民三(知)初字第543号案(下简称543号案)已审理了本案争议，原告无权再诉，但543号案并未处理本案原告与被告之间的侵权争议，并未对本案原告对涉案标识是否享有合法权利作出司法判决，并未使得本案原被告之间就涉案标识的侵权问题处于确定的法律状态。理由是: 1、上海金蒜头与本案原告是不同的企业法人，不是同一民事主体，受诉法院无法审理本案的原告就涉案标识享有的权利对被告独占使用的第1459310号商标的侵权问题; 2、虽然上海金蒜头与本案原告为关联企业使用同一标识，但同一载体并不等于同样享有权利，而且浦东法院在(2008)浦民三(知)初字第543号民事判决书中明确该案审理的争议焦点是上海金蒜头将第1949418号商标与“广州蕉叶”、“Banana leaf”组合使用的方式是否侵犯了本案被告对第1459310号商标享有的商标使用权，即该案并未对本案原告将第1949418号商标与“广州蕉叶”、“banana leaf”组合使用的方式作出司法判决。3、根据我国商标法律，商标专用权并非由使用产生，而是来源于商标注册，其权利状况具有公开性，本案确认不侵犯商标专用权纠纷仅仅是对278号案原被告之间未决的侵权争议的逆向判断，从性质上看仍然属于侵权诉讼，且被告经亚洲蕉叶许可成为第1459310号商标的独占被许可人，取得商标侵权诉讼中独立的诉讼地位，因此被告辩称涉案商标的商标权人亚洲蕉叶并没有参加诉讼遗漏了必要的诉讼当事人缺乏法律依据，本院不予采纳。综上所述，本院认为，被告在上海一中院的起诉使原告面临承担侵权责任的危险，该案撒诉后被告未再及时依法启动纠纷解决程序使得原告就涉案标识所享有权利的法律性质仍处于未定状态，这使得原告难以从事正常经营活动，而被告对案外人上海金蒜头的诉讼又未涉及原告使用涉案标识是否合法的问题，因此，原告为使其就涉案标识的权利的法律性质处于确定状态有权对在商标侵权纠纷中具有独立诉讼地位的独占被许可人——被告提起本案诉讼。本案所涉及商标与企业名称之间的权利冲突案件与其他知识产权侵权纠纷案件相比较而言，我国的商标注册由国家工商局商标局实行全国统一注册，而企业名称的登记则长期以来实行分级、属地的登记制度，从而造成同一文字可能由不同的企业分别作为商标和字号注册和使用，进而可能引起消费者混淆、误认的后果。在此类权利冲突案件中，应当从维护公平的市场竞争秩序出发，依据保护在先权利原则、公平竞争原则、诚实信用原则，充分衡量某项合法权利应否获得保护、如何保护，以及被控侵权人的行为是否具有正当、合理性。
    首先，从权利的获得时间来看，原告自企业成立之日即1999年8月26日起享有名称权，原告企业名称中的核心是字号“蕉叶”，虽然蕉叶屋与原告不是一个法律主体，但他们之间存在继承关系，可以判断原告对“蕉叶”字号的适用可以追溯到1997年11月20日。被告独占使用的第1459310号商标核准注册于2000年10月14日，根据《商标法》第三条第一款、第三十七条的规定，相对于被告独占使用的注册商标而言，原告的企业名称权为合法在先权利，原告对于“蕉叶”字号的使用先于被告独占使用的商标的核准注册。被告关于原告不享有在先权利的辩称没有依据，本院不予采纳。
    其次，关于原告在标识中使用其企业名称的简称广州蕉叶及英文“banana leaf”是否合法的问题。企业名称的简称源于语言交流的方便。简称的形成与两个过程有关:一是企业使用简称代替其正式名称；二是社会公众对于简称与正式名称所指代对象之间的关系认同。这两个过程相互交织。由于简称省去了正式名称中某些具有限定作用的要素，可能不适当地扩大了正式名称所指代的对象范围。因此，一个企业的简称是否能够特指该企业，取决于该简称是否为相关公众认可，并在相关公众中建立起与该企业的稳定联系。本案中，原告法定代表人罗定民自1997年即在国内地使用“蕉叶”字号经营东南亚风味餐饮，后因故无法继续经营，遂重组企业继续在同一地址以相同字号经营，在经营过程中获得了大量荣誉称号，原告已经成为经营东南亚风味餐饮行业中的知名企业。因此，在中国内地餐饮市场上同时存在亚洲蕉叶、杭州蕉叶等企业的情况下，原告使用“广州蕉叶”简称，不仅没有明显的不正当竞争意图，也没有对相关公众造成混淆误认的后果，还能够有效的将其与中国内地餐饮市场上同时存在的亚洲蕉叶、杭州蕉叶区分开来，避免相关公众的混淆。至于英文“banana leaf”，其本身只是中文“蕉叶”的英文翻译，属于公共领域的范畴，原告将其“蕉叶”字号的英文翻译连同企业简称使用并无不当。

    二审法院，裁判要旨，归纳如下：本院认为，本案是确认不侵害商标专用权纠纷，是一种特殊类型的诉讼。根据《中华人民共和国民事诉讼法》一百零八条的规定和2011年2月18日修订后的《民事案件案由规定》中有确认不侵害商标专用权纠纷的案由，人民法院可以受理该类案件。
    最高人民法院于2002年7月12日就某请示案件作出(2001)民三他字第4号批复，引入了知识产权领域的确认不侵权制度。同时，为防止被告动轨提起确认不侵权之诉，在总结审判经验的基础上，2010年1月1日开始实施的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定了确认不侵权的要件。2012年4月20日《最高人民法院知识产权案件年度报告2011》第40对确认不侵犯知识产权之诉的受理条件做出明确的意见。
    本案一审起诉的时间为2010年3月23日，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》自2010年1月1日起开始施行，法院认为关于该类案件的受理条件应当参照适用确认不侵害专利侵权纠纷的受理条件予以处理以防止诉权的滥用。
    “起诉后又撤诉”是否能视同为侵权警告。权利人发出的侵权警告是一种私力救济手段，起诉是一种公力救济手段，“起诉后又撤诉”是原告依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十一条第一款对其诉讼权利的合法合理处分，是当事人意思自治原则在诉讼程序中的运用。若起诉后又撤诉视为侵权警告，法院审理的原告辙诉的案件是否都赋予被告提起确认不侵权诉讼的权利，广州蕉叶提出的该意见即不符合法理在司法实践中也难于操作，将导致确认不侵权纠纷适用的泛化，有违设立该救济程序初衷。“起诉后又撤诉”与确认不侵权纠纷中的侵权警告不能等同，权利人一旦起诉将使侵权警告事项置于司法机关裁块的项下，权利人的起诉是被警告人和利害关系人丧失提起确认不侵权纠纷的条件。
    经初步审查，在本案受理前，杭州蕉叶餐饮管理有限公司从未对广州蕉叶饮食服务有限公司提出就“广州蕉叶饮食服务有限公司使用的 商业标识中的‘广州蕉叶’及‘Banans Leaf’不侵犯杭州蕉叶餐饮管理有限公司独占使用的第1459310号 商标的商标专用权”的问题提出任何侵权警告，也未有提出侵权警告而不起诉上述标识是否侵权的事实。广州蕉叶饮食服务有限公司在未收到杭州蕉叶餐饮管理有限公司就“广州蕉叶”“Banans Leaf”提出侵权警告且杭州蕉叶餐饮管理有限公司未有不起诉的状态下，广州蕉叶饮食服务有限公司的起诉不符合该类案件受理的条件，故依法应当予以驳回。

    【裁判结果】
    一审判决：确认原告广州蕉叶饮食服务有限公司使用“ ”商业标识中的“广州蕉叶”及“Banana Leaf”不侵犯被告杭州蕉叶餐饮管理有限公司独占使用的第1459310号 注册商标（“咖喱屋”、“CURRY HOUSE”放弃专用权）的商标专用权。
    二审法院经审判委员会讨论决定，裁定：一、撤销广州市天河区人民法院（2010）天法知民初字第140号民事判决；二、驳回被上诉人广州蕉叶饮食服务有限公司的起诉。

    【笔者意见】
    第一， 确认不侵犯注册商标专用权的受理条件及法律适用。
    1、与确认不侵权之诉有关的法律依据。(1）《民事诉讼法》第108条；(2）《最高人民法院关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复》；(3）《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第18条及《<最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释>的理解与适用》第十点；(4）由最高人民法院民事案件案由规定课题小组编著的《最高人民法院民事案件案由规定理解与适用》；(5）2012年4月20日《最高人民法院知识产权案件年度报告2011》第40“确认不侵犯知识产权之诉的受理条件上”
    2、根据上述规定，笔者认为确认不侵犯注册商标专用权纠纷的受理条件有：(1）以权利人为被告；(2）权利人向他人发出侵权警告；(3）被警告人或利害关系人经书面催告权利人行使诉权；(4）权利人不撤回警告也不提起诉讼。上述四个要点，缺一不可。 由此可见，权利人向他人发出侵权警告是提起该类型案件的前提。而本案中，杭州蕉叶除了曾向广州蕉叶提起诉讼外，没有其他形式的侵权警告，为此，“起诉后又撤诉”是否等同于确认不侵权纠纷中的侵权警告是本案审理的关键。
    第二，“起诉后又撤诉”是否等同于确认不侵权纠纷中的侵权警告。
    《最高人民法院民事案件案由规定理解与适用》中明确权利人已经提起诉讼或者申请诉前临时措施并且有关程序正在进行的，当事人不能再提起确认不侵权诉讼，即侵权诉讼不属于法定的侵权警告或侵权威胁。而二审法院更是对为何“起诉后又撤诉”不能视同为侵权警告作出了详细论述，在此笔者认同不再重复。
    笔者在考虑若诉讼能属于侵权警告，那“撤诉”是否属于“撤回警告”。一审法院认为杭州蕉叶撤回案件起诉的行为使两者的侵权关系在法律上仍然处于不确定状态所以广州蕉叶可以提起确认不侵权诉讼，笔者认为这是没有法律依据的，法律规定的“撤回警告”是没有附加条件的，法律并没有规定“撤回警告”是以双方就是否侵权有一个明确的结果为前提的。而且按同样的说法，权利人通过律师函的形式发出警告后又撤回警告，那也不排除权利人再次发函或直接起诉的可能，那涉嫌侵权人是否侵权，仍然存于不定的状态，那这里的涉嫌侵权人是否可以也提起确认不侵权之诉？从专利法的司法解释可见，答案明显是否定的。所以，无论起诉是否能视同为确认不侵权纠纷中的侵权警告，本案都不符合确认不侵权的受理条件。
    第三，本案中商标权人亚洲蕉叶是否必要的诉讼主体？
    笔者认为亚洲蕉叶必不可少的诉讼主体，理由如下：
    （一） 从法律规定而言
    1、杭州蕉叶只是涉案商标的被许可人，在侵权诉讼中，依法拥有独立的诉权，这是法律及商标权人赋予被许可人的权利；但并不代表在确认不侵权诉讼中，其可以完全代替或代表商标权人进行不侵权的抗辩，同时杭州蕉叶也没有获得商标权人亚洲蕉叶的授权就广州蕉叶的行为是否构成侵权代其进行答辩，也没有法律规定被许可人可以作为独立主体参与确认不侵权之诉。
    2、《最高人民法院民事案件案由规定理解与适用》明确确认不侵犯注册商标专用权的诉讼，以注册商标权利人为被告。
    3、参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第18条的规定，也是以“权利人”为被告。而《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条，将“独占使用许可合同的被许可人”定义为“利害关系人”。为此，杭州蕉叶并不是商标法方面规定的“权利人”。
    (二)从权利而言
    1、从权利的范围而言，商标权人的权利比被许可人的权利大。商标权人享有包括所有权、使用权、担保物权范围内的所有权利，而杭州蕉叶仅享有使用权（即财产权）。独占被许可人单独提起侵权诉讼，是依合同及法律给予的权利，维护其财产权，并不能主张该权利以外的其他属于商标权人的权利。
    2、从权利的时间而言，商标权人享有的权利的时间比被许可人长。只要商标有效期内，商标权人都享有其商标权，即使到期了也可以通过续展的形式，无限延长其权利。而被许可人只能在约定的时间内享有商标的使用权。
    3、从法院的判决而言，法院判决的是不侵犯注册商标专用权，而不是注册商标专用权下的独占使用权，为此，独占被许可人也不能代替或代表商标权人参与确认商标不侵权诉讼。
    （三）从实际影响而言
    1、若法院在商标权人没有参与的情况下，确定原告的行为不构成侵犯商标专用权。那商标权人是否可以针对相同的涉嫌侵权人另行提起侵权诉讼？如果不能，等于直接剥夺了商标权人的诉权。如果可以，那是否会直接引用前一个判决，判决商标权人败诉？若是，等于直接剥夺了商标权人的胜诉权。若不是，就很可能造成不侵犯被许可人的权利，但侵权商标权人的权利的司法冲突。
    2、若确认不侵犯注册商标专用权是可以不用商标权人参与的，那很可能会出现被许可人与原告恶意串通，损害商标权人的情况。
    3、本案的广州蕉叶是以其享有在先权利，而非不相同不相近似为由进行起诉的。杭州蕉叶作为被许可人，商标权人或原商标权人何时使用涉案商标的证据是其没有掌握及不能举证的。若法院在此情况下判决认定广州蕉叶在先使用的权利成立。而广州蕉叶又凭这个判决向商评委要求撤销涉案商标，会直接导致商标权人直接丧失了该商标的所有权利。
    所以，笔者认为一审法院没有追加亚洲蕉叶作为本案的第三人是错误的。而二审法院由于是直接裁定驳回广州蕉叶的起诉，对亚洲蕉叶的权利没有任何影响，为此对亚洲蕉叶是否应参加本案诉讼没有评述。

    【办案小体会】
    1、对于特殊类型的案件法律不一定有直接的明文规定，为此要从原则上考虑，多查找同类型案件，及参考其他知识产权案件的处理方法，更要原理及立法的角度去考虑问题。
    2、由于有确认不侵权案件类型的存在，律师在为当事人就他人涉嫌侵权案件发律师函时，要相当谨慎，对于是否可能构成侵权，律师一定要有一个初步判断。

本文收录于《中国知识产权律师实务2013》，法制出版社。