商标使用不一定获得显著性

        ——兼评国际注册号为G795120的DOUBLE EXTENSION商标争议案

胡少波﹡  谭书娜﹡

【摘要】   显著性是注册商标的重要属性。以显著性的强弱为标准，商标可以分成四类，

不同种类商标的显著性来源不同。不具有固有显著性的商标可以通过使用而获

得显著性，但使用不是商标获得显著性的充分条件。我们从DOUBLE EXTENSION

商标争议案中得到更多关于使用与商标获得显著性二者之间的关系的启示。

【关键字】 商标 获得显著性 使用

本文初次发表在《广东知识产权》2012年第01期

案由：注册商标争议案

申请人名称：刘羽波

代理人：三环知识产权胡少波律师

被申请人名称：莱雅公司 L' OREAL SOCIETE ANONYME

争议商标：国际注册号为G795120 的“DOUBLE EXTENSION”商标为莱雅公司申请的国际注册商标，在法兰西共和国进行了基础注册，基础注册日期为2002年6月20日。该商标在中国进行了领土延伸保护，专用期为2002年11月28日至2012年11月28日。该商标指定使用商品包括：化妆品，尤其是脸部、身体和手部用的雪花膏、乳液、洗剂、冻胶和香粉、化装品、香水、花露水等。

    在2009年7月13日之前第G795120号“DOUBLE EXTENSION”注册商标为欧莱雅旗下睫毛膏主打品牌；

    根据三环知识产权胡少波律师客户的调查，2007年5月，在浙江义乌小商品市场可以找到30多家生产厂家未经授权在睫毛膏上使用“DOUBLE EXTENSION”商标。

案号：商评字〔2009〕第18030号

案件结果：国家工商行政管理总局商标评审委员会以缺乏显著性为由，裁定撤销欧莱雅公司旗下的国际注册商标“DOUBLE EXTENSION”在化妆品，尤其是脸部、身体和手部用的雪花膏、乳液、洗剂、冻胶和香粉以及化装品商品上的注册。

     北京市第一中级人民法院判决【案号为：（2010）一中知行初字第323号】认定国家工商行政管理总局商标评审委员会上述裁定合法。

    国际注册号为G795120 的“DOUBLE EXTENSION”注册商标作为国内首个被国家工商行政管理总局商标评审委员会部分撤销的世界500强的主打子品牌（2010年欧莱雅在世界500强排行榜中公司排名第342位），“DOUBLE EXTENSION”注册商标为什么没有因为使用获得显著性？带着这个问题，本文试图结合上述案例对商标的显著性作一番粗浅的探究。

一、商标显著性概述

商标是经营者用于其商品或者服务上的标识，主要目的在于表示商品或者服务的来源以及彰显其质量。“不同经营者的商品或者服务项目有着不同的商标，特定的商标总是和特定的经营对象联系在一起。”在现实生活中，消费者往往通过识别商标来区分不同的商品或者服务继而进行消费，在这个过程中，消费者间接地选择了商品或者服务的经营者。为了使消费者能够选择正确的商品或者服务的经营者，同时使经营者能够享有其应有的市场份额，不同经营者的商品或者服务的商标应当易于识别和分辨，即，商标应当具备显著性。

显著性是英文“distinctiveness”、“distinctive and particular”、“distinct character”的汉译。结合我国商标法第9条，商标的显著性指的是商标具有显著特征且易于识别，“从法律上讲，一个由文字或者图形构成的标记，其含义或者所产生的观念与特定的产品或服务本身没有直接相关，即符合显著性要求，具备了识别商品的能力”。如同独创性之于作品，新颖性之于专利，显著性是商标的立身之本，是商标的根本属性。如果一个商标不具备显著性，无法使其所指代的商品或者服务来源区别于其他商品或服务来源，那么该商标将会形同虚设，起不到应起的作用，也就失去了存在的意义。换言之，只有具备显著性的标识才能成为注册商标。

根据商标显著性的强弱程度的不同，可以将之分为臆造性商标、随意性商标、暗示性商标和描述性商标四类，而不同种类的商标其显著性来源不同。

由于对特定商品或者服务的描述性词汇是有限的，“如果法律让某个企业专有某个词语去描述某个品质，该企业就会获得一种租金，具体表现为其品牌产品有较高的售价，这是由于其他竞争企业在告知消费者同样信息时不能使用已被专有的描述性词语，因而不得不花费更高成本。”也就是说，对商品或者服务进行描述的词汇、图形等标识应当落入公共领域的范围， 是经营者共同享有的财富。为了促进公平竞争，维护市场运转的良性循环，法律不能轻易地赋予描述性商标专有使用权。但必须指出的是，描述性商标并不是绝对不可能获得专有使用权，只要在使用过程中获得了显著性，能够成为区别商品或者服务来源的标识，描述性商标同样可以获得专有使用权，“McDonalds”便是明证。

二、商标显著性的来源

商标显著性的来源主要有两种途径，一是来源于商标自身的设计和构造，即商标的固有显著性；一是来源于对商标的使用，即商标的获得显著性。

固有显著性并不是商标显著性的唯一来源，商标还可以通过使用来获得显著性，这适用于描述性类型的商标。商标的获得显著性原则最早由英美法国家的判例所确定，我国商标主管部门在实务中也运用过此原则对一些知名品牌如“五粮液”、“两面针”进行保护，而在2001年，修订的商标法对获得显著性原则予以立法确认——商标法第11条第二款规定，原本不具有显著性的标识经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

一个不具有固有显著性的商标如果想要获得显著性，必须经过使用并因此获得“第二含义”。“纯粹的描述性词汇不具备固有的显著性，原因就在于消费者一般都倾向于认为描述性标志是对商品某种性质或特征的描述，而非标明商品出处”。但如果经过使用后，该商标能够被相关消费者识别为某种商品或者服务的来源时，它将获得第二含义从而获得显著性。例如著名的酒类商标“五粮液”，提示了其生产的酒由五种粮食酿成，描述的是商品的主要原料，本来不可以注册为商标使用。 但由于在长期的使用中，“五粮液”产生了新的含义，消费者通过此商标能够识别出商品的来源而不是商品本身，因此对“五粮液”予以注册商标保护是必要的。

根据获得显著性规则，一个缺乏固有显著性的商标经过长期的、连续的使用而产生了新的含义，在相关消费者的心中，该商标的首要含义在于表明商品或者服务的来源而非商品或者服务本身时，该商标将会获得显著性，可以作为注册商标予以保护。承认商标通过使用而获得的显著性并且加以保护，是对相关经营者在市场活动中所付出的努力的肯定和鼓励，同时也是“搭便车”行为以及不劳而获的思想的无形打击。

不难看出，在显著性来源上，获得显著性规则是对固有显著性规则的一种修正，而这也是各种利益博弈的结果。强调固有显著性作为商标显著性的主要来源，目的在于营造公平竞争的市场环境，防止经营者将公有领域的资源据为己有而使其他经营者处于竞争劣势地位并为此付出更多的成本。另一方面，获得显著性之所以能够成为对固有显著性的一种补充，是对商标已经成为识别商品或者服务的来源而非商品或者服务本身的事实的确认，也是对经营者对在商标的经营行为上所付出的努力的鼓励，更打消了其他经营者企图搭便车、不劳而获的念头。在商标显著性来源的二元模式下，促进公平竞争与鼓励经营行为这两个价值目标相互牵制，从而形成一种动态的平衡。在个案中，这两个价值目标如果出现冲突的情形，孰轻孰重不可一概而论，需结合具体的案情再行取舍。

三、 国际注册号为G795120 的“DOUBLE EXTENSION”注册商标的展开

“DOUBLE EXTENSION”原本是欧莱雅旗下用于睫毛膏产品的一个国际注册商标，意为双倍延长，直接明了地指明了睫毛膏的功能之一，即使得睫毛出现延长的效果。显然，DOUBLE EXTENSION直接、明显地与睫毛膏的功能相联系，属于描述性商标，不具有固有显著性。根据我国商标法的规定，仅仅直接表明商品功能的标识不得作为注册商标使用，除非该商标使用中获得显著性。而DOUBLE EXTENSION能否通过使用而获得显著性正是“DOUBLE EXTENSION”商标争议案的焦点。

“DOUBLE EXTENSION”通过了国际注册，已经被欧莱雅集团用作睫毛膏的商标多年，在行业内享有较高的知名度，并且有着较为稳定的消费者群和市场份额。然而，这并不能成为“DOUBLE EXTENSION”获得显著性的充分条件。

在本案后续的行政诉讼【案号为：（2010）一中知行初字第323号】中，在本案诉讼过程中，莱雅公司在举证期限内提交了2份证据：1、在欧盟官方网站等网站上查询“DOUBLE EXTENTION”商标的结果，用以证明争议商标在加拿大、欧盟等国家和地区已获准注册，说明该商标本身具有显著性。2、欧莱雅（中国）有限公司出具的该公司使用争议商标的情况说明复印件、阳狮广告有限公司上海分公司出具的2006年至2009年争议商标在杂志、电视上进行广告宣传的费用汇总情况复印件，用以证明争议商标通过使用具有极高的知名度。另外，莱雅公司当庭提交3份补充证据：1、“DOUBLE EXTENSION”产品在《瑞丽》等杂志上的平面广告宣传。2、“DOUBLE EXTENSION”产品的电视广告片。3、国家图书馆科技查新中心出具的《文献复制证明》及相关材料。

在本案后续的行政诉讼【案号为：（2010）一中知行初字第323号】中莱雅公司所提交的证据足以证明“DOUBLE EXTENSION”睫毛膏具有很高的知名度，但是北京市第一中级人民法院还是维持了中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2009年7月13日做出的商评字〔2009〕第18030号《关于国际注册第795120号“DOUBLE EXTENSION”商标争议裁定书》，其判决理由不仅仅在于上述证据没有在上述注册商标争议阶段举证，而是莱雅公司提交的上述证据证明莱雅公司将“DOUBLE EXTENSION”与“惊艳特长滋养睫毛膏”、“惊艳特长美睫膜”同时使用，其是在对睫毛膏的功能和效果进行宣传，而不是将“DOUBLE EXTENSION”作为商标使用。

莱雅公司虽然有证据证明大量使用了“DOUBLE EXTENSION”，但其使用是将其将“DOUBLE EXTENSION”与“惊艳特长滋养睫毛膏”、“惊艳特长美睫膜”同时使用，是用于对睫毛膏的功能和效果进行宣传描述，而不是将“DOUBLE EXTENSION”作为睫毛膏的商标在使用，这种使用不仅不可以使得“DOUBLE EXTENSION”获得显著性，反倒证明“DOUBLE EXTENSION”其含义为“双倍延长”，仅仅直接表示商品的功能、用途特点，根据《商标法》第十一条第一款第（二）项规定，不得作为商标注册。

四、对国内企业的相关启示

商标的显著性可以是商标本身固有的、内在的显著性，也可以是在使用后产生第二含义从而获得显著性。但DOUBLE EXTENSION商标争议案启示人们，使用并不一定能够使本不具备显著性的商标获得显著性。判断具体个案中的商标能否通过使用来获得显著性，由于现实情况千差万别，并没有一个放之四海而皆准的标尺，但可综合考察该商标描述内容、知名度、其标示的商品的销售额、消费者群体、市场份额等因素并充分论证后再下结论。笔者认为，若一个商标仅仅是对商品或者服务的主要功能进行描述，正如DOUBLE EXTENSION对于睫毛膏一样，而且其使用也是在直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，而不是作为商标使用，则不宜认定其通过使用获得显著性。

我们从上述案例可以得出下列启示：

1、世界500强在知识产权战略与管理方面也会存在许多问题，第G795120 号“DOUBLE EXTENSION”注册商标在被国家工商行政管理总局商标评审委员会部分撤销之前，每年在国内的广告费数以千万计，每年的销售额数以亿计，因此给欧莱雅集团造成的经济损失数以亿计；

国内的大多数企业在知识产权战略与管理方面当然存在更多问题，国内企业在加强知识产权战略与管理方面势在必行；

2、面对世界500强或其他跨国大公司挑起的知识产权战争，国内企业需要理性面对和分析，专业的知识产权律师在此时是非常必要和重要；

3、敢想敢做在知识产权维权和迎战方面都显得十分重要；

4、在知识产权纠纷或诉讼中，法律和事实是第一位的，我国相关行政机关和司法机关在处理知识产权知识产权纠纷或诉讼时是十分客观和公正的。

作者简介：

胡少波：三环知识产权 知识产权专业律师，知识产权法学硕士，知识产权战略与管理顾问

谭书娜：中山大学法学院 研究生

【参考文献】

1、彭学龙：《商标法的符号学分析》（法律出版社 2007年版）

2、吴汉东：《知识产权法》（法律出版社2004年版）

3、曲向东：《知识产权法原理》（中国检察出版社 2004年版）

4、邓宏观：《描述性商标的判断标准—兼评中国葡萄酒业知识产权案》

（载于《电子知识产权》2008.10）