【关注要点】
   “同一种商品”的认定应当在权利人注册商标核定使用的商品和行为人实际生产销售的商品之间进行比较。本案涉案商品喷码机，根据其功能、用途、主要原料、消费对象、销售渠道等方面来看，应属于《国际商品和服务分类表》第七类“印刷工业机械及器具”，与本案涉案注册商标（作为第九类的G709885号“DOMINO”商标）核定使用的第九类商品不属于“同一种商品”。

【基本案情】
   多米诺印刷科学有限公司(Domino Printing Sciences plc，以下简称多米诺公司)是一家生产喷码产品的英国公司，该公司的国际注册第G709885号“DOMINO ”商标，l999年根据《商标国际注册马德里协定》和《商标国际注册马德里协定有关议定书》的规定，通过领土延伸指定到我国并获得保护，申请使用在商标注册用商品和服务国际分类第九类商品上，该商标核定使用的商品包括：喷墨打印装置；喷墨标示装置；激光标示装置；喷墨打印机；上述商品的电动、电子控制装置；控制工业喷墨打印机、工业喷墨标示装置和工业激光标示装置的运行状况的计算机软件等商品，有效期自2009年1月28日至2019年1月28日。
   被告人谢某周于2003年8月26日成立广州市拓某科技有限公司，2008年3月1 8日与被告人谢某标共同成立广州市杜某机电有限公司，招收被告人罗某、淡某、谢某桃、李某诗、孔某明、粱某荫、艾某、苏某彬、李某武、胡某强、刘某坚、郑某等人，按各自职能分工共同研发、生产、销售喷码机、零配件及耗材等。2012年3月21目，各被告人在公司内被公安机关抓获归案。公安机关在杜某公司缴获涉嫌假冒多米诺注册商标的喷码机、零配件一批及相应的合同、单据等，涉及的机型为A200型喷码机和E50型喷码机，其中A200型喷码机由杜某公司自主生产并使用了回收的多米诺公司的二手主板，E50型喷码机是对原装E50型多米诺喷码机进行了墨盒改装的机器。经查，缴获的涉嫌假冒多米诺注册商标的喷码机34台，价值为人民币1054000元。根据对查获的杜某公司送货单及国际订单进行审查检验，在2010年1月4日至2012年3月14日期间，销售涉嫌假冒多米诺注册商标的喷码机l34台，销售金额为人民币4175700元。广州市越秀区人民检察院指控上述被告人犯假冒注册商标罪，于2012年9月28日向广州市越秀区人民法院提起公诉。

【法院裁判】
广州市越秀区人民法院经审理认为：谢某周等14人犯假冒注册商标罪。
广州市越秀区人民法院判决：各被告人分别被判处一年六个月至四年有期徒刑，并处罚金，其中谢某周被判处有期徒刑四年；扣押在案的商品予以没收。
   宣判后，十四名被告人均不服一审判决，提出上诉，广州市中级人民法院将该案发回原审法院重新审理。
   广州市越秀区人民法院重审认为：被害单位多米诺公司享有“多米诺”和图形多米诺商标的专用权，其生产的“喷码机”属于核定使用的商品之一。涉案的A200型喷码机和E50型喷码机不但在外形上与多米诺原厂生产的基本一致，最关键是在功能和用途上是完全一致的，均用于工业用途。可以认定杜某公司生产、销售的涉案喷码机与多米诺公司注册商标核定使用的商品属于“同一种商品”。广州市杜某机电有限公司未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节特别严重，各被告人均参与作案，其行为构成假冒注册商标罪，在本案中，被告人谢某周起主要作用是主犯，其他被告人起次要作用是从犯。
   广州市越秀区人民法院重审判决：谢某周刑期为三年十一个月，并处罚金；其他被告人分别判处一年三个月至二年二个月有期徒刑，并处罚金；扣押在案的商品予以没收。
   宣判后，十四名被告人均不服重审一审判决，提出上诉。
   广州市中级人民法院经审理认为涉案喷码机属于《类似商品和服务区分表》中的第七类商品，与多米诺公司第G709885号注册商标核定使用的第九类商品并非同一种商品，原审法院认定各被告人构成假冒注册商标罪适用法律不当，据此判决撤销广州市越秀区人民法院（2013）穗越法知刑重字第3号刑事判决，改判各被告人无罪。

【案件评析】
   《刑法》第二百一十三条 未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。在案件审理中，最大的争议焦点在于涉案喷码机与涉案注册商标的核定使用商品是否构成了刑法213条所规定的“同一种商品”？对此，辩护律师向法庭陈述的辩护意见认为：
    第一，从尼斯分类的角度，本案涉案产品喷码机属于第七类0705组印刷工业用机械及器具。根据多米诺公司G709885号和第1984308号注册商标注册当时的《类似商品和服务区分表》（第七版）的记载，涉案产品属于第七类0705组印刷工业用机械及器具。而根据现行《类似商品和服务区分表》（第十版）的记载，涉案产品属于第七类0716组工业用雕刻、打标机械。《类似商品和服务区分表》（第七版）记载，第七类商品为机器和机床，马达和发动机等，其中0705组为印刷工业用机械及器具，包括有如下产品：贴标签机（机器）、在金属薄板上使用的印刷机器、塑料套管印字切割机、塑料导线印字机等。与此同时，第九类商品为科学、航海、测地、电气等，其中0901组为电子计算机及其外部设备，其中包括计算机、与计算机联用的打印机、扫描仪（数据处理设备等）等。显然，将其划分为第七类商品更为合适。《类似商品和服务区分表》（第十版）记载，第七类0716组工业用雕刻、打标机械，包括塑料导线印字机、工业打标机等；且该组记载“本类似群与第十版及以前版本0705塑料套管印字切割机，塑料导线印字机，0742电线印号机交叉检索”。从第十版区分表来看，其仍然属于第七类商品。
    第二，从国家工商总局商标局及商评委的裁决的角度，本案涉案产品喷码机属于第七类0705组印刷工业用机械及器具。从本案使用的喷码机商品和第七类商标异议审查和驳回复审审查实践来看，商标局最初是认为其与第七类商品不近似，商评委认为两者仅仅属于近似，而不是相同。多米诺公司早在1997年1月28日就已经在第7类上申请注册了第938241号“ 图形+Domino”商标，核定使用的商品为“印刷机械、喷墨印刷机的印刷头(机器零件)、喷墨印刷机、贴标签机、上述产品的零部件”，而该商标在2007年1月27日专用权期限届满后却未进行续展。由此造成李忠贵于2008年7月16日，向商标局分别申请注册了第6844051号“DOMINO”、第6844050号“多米诺”商标，指定使用在第7类包装机（打包机）、贴标签机（机器）、印刷机器、喷码机（印刷工业用）等商品上，经商标局初步审定并公告后，多米诺公司提出异议。商标局审理裁定异议理由不成立，认为引证商标即本案多米诺公司主张本案权利的两项商标与待注册商标不构成近似，被异议商标被核准注册。该商标后经异议复审程序被商标评审委员会不予核准注册，商评委的理由认为“经综合考虑，‘多米诺’商标和‘DOMINO’商标与多米诺公司拥有的第9类第G709885、1984308号商标同时使用在上述关联性较强的商品上，易导致消费者对商品来源产生混淆，已构成了《商标法》第二十八条所指的使用在类似商品上的近似商标”。因此，从本案商标来看，商标局最初是认为其与第七类商品不近似，商评委认为两者仅仅属于近似，而不是相同。
    第三，从国际知名品牌喷码机商标注册信息的角度，本案涉案产品喷码机属于第七类0705组印刷工业用机械及器具。国家工商总局商标局查询的信息，喷码机的国内和国际知名品牌，包括但不限于伟迪捷、马肯依玛士、KGK、科诺华、申瓯、镭德杰、法玛诺、小霸王、来宾格都是在商品国际分类第七类进行的注册，商品列表中有的已经写明了“喷码机”。
    第四，从国家工商总局商标局关于本案的复函来看，本案涉案产品喷码机属于第七类0705组印刷工业用机械及器具。从国家工商总局商标局《关于第G709885号“DOMINO”商标有关情况的复函》（商标函字2014年第10号）看涉案产品喷码机属于第七类0705组印刷工业用机械及器具。国家工商总局商标局《关于第G709885号“DOMINO”商标有关情况的复函》第三部分记载为“‘喷码机’并非为《类似商品和服务区分表》所列商品名称，且其所及的商品较为宽泛，需要根据具体商品的功能、用途、销售渠道、消费对象等方面确定其所属的类别。例如：功能、用途等和‘与计算机连用的打印机’类似的，属于第九类；功能、用途等和‘塑料导线印字机’、‘工业打标机’类似的，属于第7类”。撇开该逻辑是否合适不谈，按照此逻辑，判断本案涉案产品是何类别，可以从其是否与计算机连用来考虑，由于E50型机器根本不存在与计算机连用的接口，无需与计算机连接即可实现其基本喷码功能;而A200型喷码机与外部计算机连接是一个可选项目，即需要使用另行附加的RS232通信接口可选套件，才能实现与计算机连接；在实际使用中，通常不与计算机相连接，即能实现喷码功能，因此，其两者均不属于第9类商品；而应当是功能、用途等和“塑料导线印字机”、“工业打标机”类似的第7类商品，同样是在工业上应用，在商品包装上打标、喷码。
   第五，本案涉案商品喷码机，其功能、用途、主要原料、消费对象、销售渠道等方面与喷墨打印器具并非指向同一种事物，不属于“同一种商品”。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发[2011]3号）第五条规定，“关于刑法第二百一十三条规定的“同一种商品”的认定问题。名称相同的商品以及名称不同但指同一事物的商品，可以认定为“同一种商品”。“名称”是指国家工商行政管理总局商标局在商标注册工作中对商品使用的名称，通常即《商标注册用商品和服务国际分类》中规定的商品名称。“名称不同但指同一事物的商品”是指在功能、用途、主要原料、消费对象、销售渠道等方面相同或者基本相同，相关公众一般认为是同一种事物的商品。认定“同一种商品”，应当在权利人注册商标核定使用的商品和行为人实际生产销售的商品之间进行比较。”。
本案的涉案商品是喷码机，其功能、用途、主要原料、消费对象、销售渠道等方面与喷墨打印器具并非指向同一种事物，不属于“同一种商品”。功能不同：喷码机具有在任意介质上实现打印的功能；而喷墨打印器具，与计算机连用，在计算机驱动下具有在纸质上打字绘图的功能。用途不同：喷码机用于在产品包装上打印生产日期、批号、产品有效期、条形码、商标图案、防伪标记等；属于印刷工业用器具或者打包设备，属于国际分类的第七类商品，属于工业用途。而喷墨打印器具从放在第九类的分类来看，更多倾向的是一种办公器具，与计算机连用，主要用于办公室人员打字绘图。消费对象不同：喷码机主要消费对象为工厂、生产型企业；而喷墨打印器具主要消费对象是办公室工作人员、企业及个人。销售渠道不同：喷码机销售渠道是包装设备市场、工业设备市场等，参加包装展会、工业设备展会等；而喷墨打印器具主要销售渠道为电脑城、办公文具等销售电脑的地方，展销会通常是办公用品、办公设备展销会。对于相关公众而言，喷码机的终端销售价一般在5万至10万之间，而喷墨打印机一般在500元至3000元之间，所以两者的相关公众不同，喷码机的相关公众一般将喷码机理解为喷墨印刷类机器，而不会理解为只是一台喷墨打印机；喷墨打印机的相关公众多数并不了解喷码机；根本不会将喷码机和喷墨打印器具认为是同一种商品，不会混淆、误认。
   综合以上情况，无论从国际、国内知名品牌喷码机的实际注册信息来看，还是从国际商品与服务分类表来看，无论是从国家工商总局商标局针对本案的批复来看，还是从商标局针对个案的审查决定及商评委的评审决定来看，无论是从功能、用途、销售渠道、消费对象来看，甚至以多米诺公司自身注册商标的动机和自我陈述的意见来看，本案涉案产品应属于国际商品和服务分类表第七类“印刷工业机械及器具”。
   公诉人曾认为涉案的杜某喷码机与多米诺公司使用了第G709885号商标图案的喷码机产品在功能、用途等方面相同，从而得出杜某公司谢某周构成假冒注册商标罪，辩护人认为公诉人这种比对方式犯了比对对象的错误，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条关于刑法第二百一十三条第二款规定：认定“同一种商品”，应当行为人实际生产销售的商品与权利人注册商标核定使用的商品之间进行比对；而不是与所谓权利人实际使用的商品进行比对。基于正确的比对方式，由于杜某公司实际生产的喷码机属于第七类的商品，本案当然不构成假冒注册商标罪。
   广州市中级人民法院充分采纳了辩护人的辩护意见，结合辩护人提交的证据以及商标局2014年118号复函中明确表明的“区分属于第七类和第九类的喷码机并非以是否由计算机控制为标准，而是根据功能、用途、销售渠道、消费对象等方面进行分类。属于第七类的喷码机主要为工业用机械设备或为工业成套设备的组成部分；属于第九类的喷码机则为家用或普通商用的小型电子设备”，最终认定“涉案喷码机属于《类似商品和服务区分表》中的第七类商品，即杜某公司生产、销售的喷码机与多米诺公司第G709885号注册商标核定使用的第九类商品并非同一种商品”，判决谢某周等14被告人无罪。
   这起案件涉及对国外产品的合法仿制和改造行为，是中国目前生产制造行业普遍存在的现象，针对专利保护期限已经届满或者权利人未依法使用注册商标等情形，若以“保护知识产权”为借口，缺乏“合法性”前提和知识产权权利基础，滥用刑罚追究刑事责任，就会限制企业发展，影响市场的公平竞争，偏离法律规定本身的意义和价值。这类案件，不仅不应追究刑事责任，甚至应当允许企业合法的仿制而不应追究其民事责任。因此本案得到公正判决不仅对于本案当事人，对于同类案件、甚至是对类似民营企业的发展方向影响都至关重大，具有借鉴和指导意义。

【本案案号】：
（2012）穗越法知刑初字第17号
（2013）穗中法知刑终字第39号
（2013）穗越法知刑重字第3号
（2014）穗中法知刑终字第21号
备注：本案入选2014年度广东律师十大知识产权经典案例

【案例编写人】：
广东三环汇华律师事务所 程跃华  何传锋

本文已刊登在法律出版社出版的《知识产权典型案例主办律师评述》一书28-34页