商標使用不一定獲得顯著性

        ——兼評國際注冊號為G795120的DOUBLE EXTENSION商標爭議案

胡少波﹡  譚書娜﹡

【摘要】   顯著性是注冊商標的重要屬性。以顯著性的強弱為標準，商標可以分成四類，

不同種類商標的顯著性來源不同。不具有固有顯著性的商標可以通過使用而獲

得顯著性，但使用不是商標獲得顯著性的充分條件。我們從DOUBLE EXTENSION

商標爭議案中得到更多關于使用與商標獲得顯著性二者之間的關系的啟示。

【關鍵字】 商標 獲得顯著性 使用

本文初次發表在《廣東知識產權》2012年第01期

案由：注冊商標爭議案

申請人名稱：劉羽波

代理人：三環知識產權胡少波律師

被申請人名稱：萊雅公司 L' OREAL SOCIETE ANONYME

爭議商標：國際注冊號為G795120 的“DOUBLE EXTENSION”商標為萊雅公司申請的國際注冊商標，在法蘭西共和國進行了基礎注冊，基礎注冊日期為2002年6月20日。該商標在中國進行了領土延伸保護，專用期為2002年11月28日至2012年11月28日。該商標指定使用商品包括：化妝品，尤其是臉部、身體和手部用的雪花膏、乳液、洗劑、凍膠和香粉、化裝品、香水、花露水等。

    在2009年7月13日之前第G795120號“DOUBLE EXTENSION”注冊商標為歐萊雅旗下睫毛膏主打品牌；

    根據三環知識產權胡少波律師客戶的調查，2007年5月，在浙江義烏小商品市場可以找到30多家生產廠家未經授權在睫毛膏上使用“DOUBLE EXTENSION”商標。

案號：商評字〔2009〕第18030號

案件結果：國家工商行政管理總局商標評審委員會以缺乏顯著性為由，裁定撤銷歐萊雅公司旗下的國際注冊商標“DOUBLE EXTENSION”在化妝品，尤其是臉部、身體和手部用的雪花膏、乳液、洗劑、凍膠和香粉以及化裝品商品上的注冊。

     北京市第一中級人民法院判決【案號為：（2010）一中知行初字第323號】認定國家工商行政管理總局商標評審委員會上述裁定合法。

    國際注冊號為G795120 的“DOUBLE EXTENSION”注冊商標作為國內首個被國家工商行政管理總局商標評審委員會部分撤銷的世界500強的主打子品牌（2010年歐萊雅在世界500強排行榜中公司排名第342位），“DOUBLE EXTENSION”注冊商標為什么沒有因為使用獲得顯著性？帶著這個問題，本文試圖結合上述案例對商標的顯著性作一番粗淺的探究。

一、商標顯著性概述

商標是經營者用于其商品或者服務上的標識，主要目的在于表示商品或者服務的來源以及彰顯其質量。“不同經營者的商品或者服務項目有著不同的商標，特定的商標總是和特定的經營對象聯系在一起。”在現實生活中，消費者往往通過識別商標來區分不同的商品或者服務繼而進行消費，在這個過程中，消費者間接地選擇了商品或者服務的經營者。為了使消費者能夠選擇正確的商品或者服務的經營者，同時使經營者能夠享有其應有的市場份額，不同經營者的商品或者服務的商標應當易于識別和分辨，即，商標應當具備顯著性。

顯著性是英文“distinctiveness”、“distinctive and particular”、“distinct character”的漢譯。結合我國商標法第9條，商標的顯著性指的是商標具有顯著特征且易于識別，“從法律上講，一個由文字或者圖形構成的標記，其含義或者所產生的觀念與特定的產品或服務本身沒有直接相關，即符合顯著性要求，具備了識別商品的能力”。如同獨創性之于作品，新穎性之于專利，顯著性是商標的立身之本，是商標的根本屬性。如果一個商標不具備顯著性，無法使其所指代的商品或者服務來源區別于其他商品或服務來源，那么該商標將會形同虛設，起不到應起的作用，也就失去了存在的意義。換言之，只有具備顯著性的標識才能成為注冊商標。

根據商標顯著性的強弱程度的不同，可以將之分為臆造性商標、隨意性商標、暗示性商標和描述性商標四類，而不同種類的商標其顯著性來源不同。

由于對特定商品或者服務的描述性詞匯是有限的，“如果法律讓某個企業專有某個詞語去描述某個品質，該企業就會獲得一種租金，具體表現為其品牌產品有較高的售價，這是由于其他競爭企業在告知消費者同樣信息時不能使用已被專有的描述性詞語，因而不得不花費更高成本。”也就是說，對商品或者服務進行描述的詞匯、圖形等標識應當落入公共領域的范圍， 是經營者共同享有的財富。為了促進公平競爭，維護市場運轉的良性循環，法律不能輕易地賦予描述性商標專有使用權。但必須指出的是，描述性商標并不是絕對不可能獲得專有使用權，只要在使用過程中獲得了顯著性，能夠成為區別商品或者服務來源的標識，描述性商標同樣可以獲得專有使用權，“McDonalds”便是明證。

二、商標顯著性的來源

商標顯著性的來源主要有兩種途徑，一是來源于商標自身的設計和構造，即商標的固有顯著性；一是來源于對商標的使用，即商標的獲得顯著性。

固有顯著性并不是商標顯著性的唯一來源，商標還可以通過使用來獲得顯著性，這適用于描述性類型的商標。商標的獲得顯著性原則最早由英美法國家的判例所確定，我國商標主管部門在實務中也運用過此原則對一些知名品牌如“五糧液”、“兩面針”進行保護，而在2001年，修訂的商標法對獲得顯著性原則予以立法確認——商標法第11條第二款規定，原本不具有顯著性的標識經過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。

一個不具有固有顯著性的商標如果想要獲得顯著性，必須經過使用并因此獲得“第二含義”。“純粹的描述性詞匯不具備固有的顯著性，原因就在于消費者一般都傾向于認為描述性標志是對商品某種性質或特征的描述，而非標明商品出處”。但如果經過使用后，該商標能夠被相關消費者識別為某種商品或者服務的來源時，它將獲得第二含義從而獲得顯著性。例如著名的酒類商標“五糧液”，提示了其生產的酒由五種糧食釀成，描述的是商品的主要原料，本來不可以注冊為商標使用。 但由于在長期的使用中，“五糧液”產生了新的含義，消費者通過此商標能夠識別出商品的來源而不是商品本身，因此對“五糧液”予以注冊商標保護是必要的。

根據獲得顯著性規則，一個缺乏固有顯著性的商標經過長期的、連續的使用而產生了新的含義，在相關消費者的心中，該商標的首要含義在于表明商品或者服務的來源而非商品或者服務本身時，該商標將會獲得顯著性，可以作為注冊商標予以保護。承認商標通過使用而獲得的顯著性并且加以保護，是對相關經營者在市場活動中所付出的努力的肯定和鼓勵，同時也是“搭便車”行為以及不勞而獲的思想的無形打擊。

不難看出，在顯著性來源上，獲得顯著性規則是對固有顯著性規則的一種修正，而這也是各種利益博弈的結果。強調固有顯著性作為商標顯著性的主要來源，目的在于營造公平競爭的市場環境，防止經營者將公有領域的資源據為己有而使其他經營者處于競爭劣勢地位并為此付出更多的成本。另一方面，獲得顯著性之所以能夠成為對固有顯著性的一種補充，是對商標已經成為識別商品或者服務的來源而非商品或者服務本身的事實的確認，也是對經營者對在商標的經營行為上所付出的努力的鼓勵，更打消了其他經營者企圖搭便車、不勞而獲的念頭。在商標顯著性來源的二元模式下，促進公平競爭與鼓勵經營行為這兩個價值目標相互牽制，從而形成一種動態的平衡。在個案中，這兩個價值目標如果出現沖突的情形，孰輕孰重不可一概而論，需結合具體的案情再行取舍。

三、 國際注冊號為G795120 的“DOUBLE EXTENSION”注冊商標的展開

“DOUBLE EXTENSION”原本是歐萊雅旗下用于睫毛膏產品的一個國際注冊商標，意為雙倍延長，直接明了地指明了睫毛膏的功能之一，即使得睫毛出現延長的效果。顯然，DOUBLE EXTENSION直接、明顯地與睫毛膏的功能相聯系，屬于描述性商標，不具有固有顯著性。根據我國商標法的規定，僅僅直接表明商品功能的標識不得作為注冊商標使用，除非該商標使用中獲得顯著性。而DOUBLE EXTENSION能否通過使用而獲得顯著性正是“DOUBLE EXTENSION”商標爭議案的焦點。

“DOUBLE EXTENSION”通過了國際注冊，已經被歐萊雅集團用作睫毛膏的商標多年，在行業內享有較高的知名度，并且有著較為穩定的消費者群和市場份額。然而，這并不能成為“DOUBLE EXTENSION”獲得顯著性的充分條件。

在本案后續的行政訴訟【案號為：（2010）一中知行初字第323號】中，在本案訴訟過程中，萊雅公司在舉證期限內提交了2份證據：1、在歐盟官方網站等網站上查詢“DOUBLE EXTENTION”商標的結果，用以證明爭議商標在加拿大、歐盟等國家和地區已獲準注冊，說明該商標本身具有顯著性。2、歐萊雅（中國）有限公司出具的該公司使用爭議商標的情況說明復印件、陽獅廣告有限公司上海分公司出具的2006年至2009年爭議商標在雜志、電視上進行廣告宣傳的費用匯總情況復印件，用以證明爭議商標通過使用具有極高的知名度。另外，萊雅公司當庭提交3份補充證據：1、“DOUBLE EXTENSION”產品在《瑞麗》等雜志上的平面廣告宣傳。2、“DOUBLE EXTENSION”產品的電視廣告片。3、國家圖書館科技查新中心出具的《文獻復制證明》及相關材料。

在本案后續的行政訴訟【案號為：（2010）一中知行初字第323號】中萊雅公司所提交的證據足以證明“DOUBLE EXTENSION”睫毛膏具有很高的知名度，但是北京市第一中級人民法院還是維持了中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會（簡稱商標評審委員會）于2009年7月13日做出的商評字〔2009〕第18030號《關于國際注冊第795120號“DOUBLE EXTENSION”商標爭議裁定書》，其判決理由不僅僅在于上述證據沒有在上述注冊商標爭議階段舉證，而是萊雅公司提交的上述證據證明萊雅公司將“DOUBLE EXTENSION”與“驚艷特長滋養睫毛膏”、“驚艷特長美睫膜”同時使用，其是在對睫毛膏的功能和效果進行宣傳，而不是將“DOUBLE EXTENSION”作為商標使用。

萊雅公司雖然有證據證明大量使用了“DOUBLE EXTENSION”，但其使用是將其將“DOUBLE EXTENSION”與“驚艷特長滋養睫毛膏”、“驚艷特長美睫膜”同時使用，是用于對睫毛膏的功能和效果進行宣傳描述，而不是將“DOUBLE EXTENSION”作為睫毛膏的商標在使用，這種使用不僅不可以使得“DOUBLE EXTENSION”獲得顯著性，反倒證明“DOUBLE EXTENSION”其含義為“雙倍延長”，僅僅直接表示商品的功能、用途特點，根據《商標法》第十一條第一款第（二）項規定，不得作為商標注冊。

四、對國內企業的相關啟示

商標的顯著性可以是商標本身固有的、內在的顯著性，也可以是在使用后產生第二含義從而獲得顯著性。但DOUBLE EXTENSION商標爭議案啟示人們，使用并不一定能夠使本不具備顯著性的商標獲得顯著性。判斷具體個案中的商標能否通過使用來獲得顯著性，由于現實情況千差萬別，并沒有一個放之四海而皆準的標尺，但可綜合考察該商標描述內容、知名度、其標示的商品的銷售額、消費者群體、市場份額等因素并充分論證后再下結論。筆者認為，若一個商標僅僅是對商品或者服務的主要功能進行描述，正如DOUBLE EXTENSION對于睫毛膏一樣，而且其使用也是在直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，而不是作為商標使用，則不宜認定其通過使用獲得顯著性。

我們從上述案例可以得出下列啟示：

1、世界500強在知識產權戰略與管理方面也會存在許多問題，第G795120 號“DOUBLE EXTENSION”注冊商標在被國家工商行政管理總局商標評審委員會部分撤銷之前，每年在國內的廣告費數以千萬計，每年的銷售額數以億計，因此給歐萊雅集團造成的經濟損失數以億計；

國內的大多數企業在知識產權戰略與管理方面當然存在更多問題，國內企業在加強知識產權戰略與管理方面勢在必行；

2、面對世界500強或其他跨國大公司挑起的知識產權戰爭，國內企業需要理性面對和分析，專業的知識產權律師在此時是非常必要和重要；

3、敢想敢做在知識產權維權和迎戰方面都顯得十分重要；

4、在知識產權糾紛或訴訟中，法律和事實是第一位的，我國相關行政機關和司法機關在處理知識產權知識產權糾紛或訴訟時是十分客觀和公正的。

作者簡介：

胡少波：三環知識產權 知識產權專業律師，知識產權法學碩士，知識產權戰略與管理顧問

譚書娜：中山大學法學院 研究生

【參考文獻】

1、彭學龍：《商標法的符號學分析》（法律出版社 2007年版）

2、吳漢東：《知識產權法》（法律出版社2004年版）

3、曲向東：《知識產權法原理》（中國檢察出版社 2004年版）

4、鄧宏觀：《描述性商標的判斷標準—兼評中國葡萄酒業知識產權案》

（載于《電子知識產權》2008.10）