【關注要點】
   “同一種商品”的認定應當在權利人注冊商標核定使用的商品和行為人實際生產銷售的商品之間進行比較。本案涉案商品噴碼機，根據其功能、用途、主要原料、消費對象、銷售渠道等方面來看，應屬于《國際商品和服務分類表》第七類“印刷工業機械及器具”，與本案涉案注冊商標（作為第九類的G709885號“DOMINO”商標）核定使用的第九類商品不屬于“同一種商品”。

【基本案情】
   多米諾印刷科學有限公司(Domino Printing Sciences plc，以下簡稱多米諾公司)是一家生產噴碼產品的英國公司，該公司的國際注冊第G709885號“DOMINO ”商標，l999年根據《商標國際注冊馬德里協定》和《商標國際注冊馬德里協定有關議定書》的規定，通過領土延伸指定到我國并獲得保護，申請使用在商標注冊用商品和服務國際分類第九類商品上，該商標核定使用的商品包括：噴墨打印裝置；噴墨標示裝置；激光標示裝置；噴墨打印機；上述商品的電動、電子控制裝置；控制工業噴墨打印機、工業噴墨標示裝置和工業激光標示裝置的運行狀況的計算機軟件等商品，有效期自2009年1月28日至2019年1月28日。
   被告人謝某周于2003年8月26日成立廣州市拓某科技有限公司，2008年3月1 8日與被告人謝某標共同成立廣州市杜某機電有限公司，招收被告人羅某、淡某、謝某桃、李某詩、孔某明、粱某蔭、艾某、蘇某彬、李某武、胡某強、劉某堅、鄭某等人，按各自職能分工共同研發、生產、銷售噴碼機、零配件及耗材等。2012年3月21目，各被告人在公司內被公安機關抓獲歸案。公安機關在杜某公司繳獲涉嫌假冒多米諾注冊商標的噴碼機、零配件一批及相應的合同、單據等，涉及的機型為A200型噴碼機和E50型噴碼機，其中A200型噴碼機由杜某公司自主生產并使用了回收的多米諾公司的二手主板，E50型噴碼機是對原裝E50型多米諾噴碼機進行了墨盒改裝的機器。經查，繳獲的涉嫌假冒多米諾注冊商標的噴碼機34臺，價值為人民幣1054000元。根據對查獲的杜某公司送貨單及國際訂單進行審查檢驗，在2010年1月4日至2012年3月14日期間，銷售涉嫌假冒多米諾注冊商標的噴碼機l34臺，銷售金額為人民幣4175700元。廣州市越秀區人民檢察院指控上述被告人犯假冒注冊商標罪，于2012年9月28日向廣州市越秀區人民法院提起公訴。

【法院裁判】
廣州市越秀區人民法院經審理認為：謝某周等14人犯假冒注冊商標罪。
廣州市越秀區人民法院判決：各被告人分別被判處一年六個月至四年有期徒刑，并處罰金，其中謝某周被判處有期徒刑四年；扣押在案的商品予以沒收。
   宣判后，十四名被告人均不服一審判決，提出上訴，廣州市中級人民法院將該案發回原審法院重新審理。
   廣州市越秀區人民法院重審認為：被害單位多米諾公司享有“多米諾”和圖形多米諾商標的專用權，其生產的“噴碼機”屬于核定使用的商品之一。涉案的A200型噴碼機和E50型噴碼機不但在外形上與多米諾原廠生產的基本一致，最關鍵是在功能和用途上是完全一致的，均用于工業用途。可以認定杜某公司生產、銷售的涉案噴碼機與多米諾公司注冊商標核定使用的商品屬于“同一種商品”。廣州市杜某機電有限公司未經注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，情節特別嚴重，各被告人均參與作案，其行為構成假冒注冊商標罪，在本案中，被告人謝某周起主要作用是主犯，其他被告人起次要作用是從犯。
   廣州市越秀區人民法院重審判決：謝某周刑期為三年十一個月，并處罰金；其他被告人分別判處一年三個月至二年二個月有期徒刑，并處罰金；扣押在案的商品予以沒收。
   宣判后，十四名被告人均不服重審一審判決，提出上訴。
   廣州市中級人民法院經審理認為涉案噴碼機屬于《類似商品和服務區分表》中的第七類商品，與多米諾公司第G709885號注冊商標核定使用的第九類商品并非同一種商品，原審法院認定各被告人構成假冒注冊商標罪適用法律不當，據此判決撤銷廣州市越秀區人民法院（2013）穗越法知刑重字第3號刑事判決，改判各被告人無罪。

【案件評析】
   《刑法》第二百一十三條 未經注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。在案件審理中，最大的爭議焦點在于涉案噴碼機與涉案注冊商標的核定使用商品是否構成了刑法213條所規定的“同一種商品”？對此，辯護律師向法庭陳述的辯護意見認為：
    第一，從尼斯分類的角度，本案涉案產品噴碼機屬于第七類0705組印刷工業用機械及器具。根據多米諾公司G709885號和第1984308號注冊商標注冊當時的《類似商品和服務區分表》（第七版）的記載，涉案產品屬于第七類0705組印刷工業用機械及器具。而根據現行《類似商品和服務區分表》（第十版）的記載，涉案產品屬于第七類0716組工業用雕刻、打標機械。《類似商品和服務區分表》（第七版）記載，第七類商品為機器和機床，馬達和發動機等，其中0705組為印刷工業用機械及器具，包括有如下產品：貼標簽機（機器）、在金屬薄板上使用的印刷機器、塑料套管印字切割機、塑料導線印字機等。與此同時，第九類商品為科學、航海、測地、電氣等，其中0901組為電子計算機及其外部設備，其中包括計算機、與計算機聯用的打印機、掃描儀（數據處理設備等）等。顯然，將其劃分為第七類商品更為合適。《類似商品和服務區分表》（第十版）記載，第七類0716組工業用雕刻、打標機械，包括塑料導線印字機、工業打標機等；且該組記載“本類似群與第十版及以前版本0705塑料套管印字切割機，塑料導線印字機，0742電線印號機交叉檢索”。從第十版區分表來看，其仍然屬于第七類商品。
    第二，從國家工商總局商標局及商評委的裁決的角度，本案涉案產品噴碼機屬于第七類0705組印刷工業用機械及器具。從本案使用的噴碼機商品和第七類商標異議審查和駁回復審審查實踐來看，商標局最初是認為其與第七類商品不近似，商評委認為兩者僅僅屬于近似，而不是相同。多米諾公司早在1997年1月28日就已經在第7類上申請注冊了第938241號“ 圖形+Domino”商標，核定使用的商品為“印刷機械、噴墨印刷機的印刷頭(機器零件)、噴墨印刷機、貼標簽機、上述產品的零部件”，而該商標在2007年1月27日專用權期限屆滿后卻未進行續展。由此造成李忠貴于2008年7月16日，向商標局分別申請注冊了第6844051號“DOMINO”、第6844050號“多米諾”商標，指定使用在第7類包裝機（打包機）、貼標簽機（機器）、印刷機器、噴碼機（印刷工業用）等商品上，經商標局初步審定并公告后，多米諾公司提出異議。商標局審理裁定異議理由不成立，認為引證商標即本案多米諾公司主張本案權利的兩項商標與待注冊商標不構成近似，被異議商標被核準注冊。該商標后經異議復審程序被商標評審委員會不予核準注冊，商評委的理由認為“經綜合考慮，‘多米諾’商標和‘DOMINO’商標與多米諾公司擁有的第9類第G709885、1984308號商標同時使用在上述關聯性較強的商品上，易導致消費者對商品來源產生混淆，已構成了《商標法》第二十八條所指的使用在類似商品上的近似商標”。因此，從本案商標來看，商標局最初是認為其與第七類商品不近似，商評委認為兩者僅僅屬于近似，而不是相同。
    第三，從國際知名品牌噴碼機商標注冊信息的角度，本案涉案產品噴碼機屬于第七類0705組印刷工業用機械及器具。國家工商總局商標局查詢的信息，噴碼機的國內和國際知名品牌，包括但不限于偉迪捷、馬肯依瑪士、KGK、科諾華、申甌、鐳德杰、法瑪諾、小霸王、來賓格都是在商品國際分類第七類進行的注冊，商品列表中有的已經寫明了“噴碼機”。
    第四，從國家工商總局商標局關于本案的復函來看，本案涉案產品噴碼機屬于第七類0705組印刷工業用機械及器具。從國家工商總局商標局《關于第G709885號“DOMINO”商標有關情況的復函》（商標函字2014年第10號）看涉案產品噴碼機屬于第七類0705組印刷工業用機械及器具。國家工商總局商標局《關于第G709885號“DOMINO”商標有關情況的復函》第三部分記載為“‘噴碼機’并非為《類似商品和服務區分表》所列商品名稱，且其所及的商品較為寬泛，需要根據具體商品的功能、用途、銷售渠道、消費對象等方面確定其所屬的類別。例如：功能、用途等和‘與計算機連用的打印機’類似的，屬于第九類；功能、用途等和‘塑料導線印字機’、‘工業打標機’類似的，屬于第7類”。撇開該邏輯是否合適不談，按照此邏輯，判斷本案涉案產品是何類別，可以從其是否與計算機連用來考慮，由于E50型機器根本不存在與計算機連用的接口，無需與計算機連接即可實現其基本噴碼功能;而A200型噴碼機與外部計算機連接是一個可選項目，即需要使用另行附加的RS232通信接口可選套件，才能實現與計算機連接；在實際使用中，通常不與計算機相連接，即能實現噴碼功能，因此，其兩者均不屬于第9類商品；而應當是功能、用途等和“塑料導線印字機”、“工業打標機”類似的第7類商品，同樣是在工業上應用，在商品包裝上打標、噴碼。
   第五，本案涉案商品噴碼機，其功能、用途、主要原料、消費對象、銷售渠道等方面與噴墨打印器具并非指向同一種事物，不屬于“同一種商品”。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理侵犯知識產權刑事案件適用法律若干問題的意見》（法發[2011]3號）第五條規定，“關于刑法第二百一十三條規定的“同一種商品”的認定問題。名稱相同的商品以及名稱不同但指同一事物的商品，可以認定為“同一種商品”。“名稱”是指國家工商行政管理總局商標局在商標注冊工作中對商品使用的名稱，通常即《商標注冊用商品和服務國際分類》中規定的商品名稱。“名稱不同但指同一事物的商品”是指在功能、用途、主要原料、消費對象、銷售渠道等方面相同或者基本相同，相關公眾一般認為是同一種事物的商品。認定“同一種商品”，應當在權利人注冊商標核定使用的商品和行為人實際生產銷售的商品之間進行比較。”。
本案的涉案商品是噴碼機，其功能、用途、主要原料、消費對象、銷售渠道等方面與噴墨打印器具并非指向同一種事物，不屬于“同一種商品”。功能不同：噴碼機具有在任意介質上實現打印的功能；而噴墨打印器具，與計算機連用，在計算機驅動下具有在紙質上打字繪圖的功能。用途不同：噴碼機用于在產品包裝上打印生產日期、批號、產品有效期、條形碼、商標圖案、防偽標記等；屬于印刷工業用器具或者打包設備，屬于國際分類的第七類商品，屬于工業用途。而噴墨打印器具從放在第九類的分類來看，更多傾向的是一種辦公器具，與計算機連用，主要用于辦公室人員打字繪圖。消費對象不同：噴碼機主要消費對象為工廠、生產型企業；而噴墨打印器具主要消費對象是辦公室工作人員、企業及個人。銷售渠道不同：噴碼機銷售渠道是包裝設備市場、工業設備市場等，參加包裝展會、工業設備展會等；而噴墨打印器具主要銷售渠道為電腦城、辦公文具等銷售電腦的地方，展銷會通常是辦公用品、辦公設備展銷會。對于相關公眾而言，噴碼機的終端銷售價一般在5萬至10萬之間，而噴墨打印機一般在500元至3000元之間，所以兩者的相關公眾不同，噴碼機的相關公眾一般將噴碼機理解為噴墨印刷類機器，而不會理解為只是一臺噴墨打印機；噴墨打印機的相關公眾多數并不了解噴碼機；根本不會將噴碼機和噴墨打印器具認為是同一種商品，不會混淆、誤認。
   綜合以上情況，無論從國際、國內知名品牌噴碼機的實際注冊信息來看，還是從國際商品與服務分類表來看，無論是從國家工商總局商標局針對本案的批復來看，還是從商標局針對個案的審查決定及商評委的評審決定來看，無論是從功能、用途、銷售渠道、消費對象來看，甚至以多米諾公司自身注冊商標的動機和自我陳述的意見來看，本案涉案產品應屬于國際商品和服務分類表第七類“印刷工業機械及器具”。
   公訴人曾認為涉案的杜某噴碼機與多米諾公司使用了第G709885號商標圖案的噴碼機產品在功能、用途等方面相同，從而得出杜某公司謝某周構成假冒注冊商標罪，辯護人認為公訴人這種比對方式犯了比對對象的錯誤，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理侵犯知識產權刑事案件適用法律若干問題的意見》第五條關于刑法第二百一十三條第二款規定：認定“同一種商品”，應當行為人實際生產銷售的商品與權利人注冊商標核定使用的商品之間進行比對；而不是與所謂權利人實際使用的商品進行比對。基于正確的比對方式，由于杜某公司實際生產的噴碼機屬于第七類的商品，本案當然不構成假冒注冊商標罪。
   廣州市中級人民法院充分采納了辯護人的辯護意見，結合辯護人提交的證據以及商標局2014年118號復函中明確表明的“區分屬于第七類和第九類的噴碼機并非以是否由計算機控制為標準，而是根據功能、用途、銷售渠道、消費對象等方面進行分類。屬于第七類的噴碼機主要為工業用機械設備或為工業成套設備的組成部分；屬于第九類的噴碼機則為家用或普通商用的小型電子設備”，最終認定“涉案噴碼機屬于《類似商品和服務區分表》中的第七類商品，即杜某公司生產、銷售的噴碼機與多米諾公司第G709885號注冊商標核定使用的第九類商品并非同一種商品”，判決謝某周等14被告人無罪。
   這起案件涉及對國外產品的合法仿制和改造行為，是中國目前生產制造行業普遍存在的現象，針對專利保護期限已經屆滿或者權利人未依法使用注冊商標等情形，若以“保護知識產權”為借口，缺乏“合法性”前提和知識產權權利基礎，濫用刑罰追究刑事責任，就會限制企業發展，影響市場的公平競爭，偏離法律規定本身的意義和價值。這類案件，不僅不應追究刑事責任，甚至應當允許企業合法的仿制而不應追究其民事責任。因此本案得到公正判決不僅對于本案當事人，對于同類案件、甚至是對類似民營企業的發展方向影響都至關重大，具有借鑒和指導意義。

【本案案號】：
（2012）穗越法知刑初字第17號
（2013）穗中法知刑終字第39號
（2013）穗越法知刑重字第3號
（2014）穗中法知刑終字第21號
備注：本案入選2014年度廣東律師十大知識產權經典案例

【案例編寫人】：
廣東三環匯華律師事務所 程躍華  何傳鋒

本文已刊登在法律出版社出版的《知識產權典型案例主辦律師評述》一書28-34頁